Аналитика

Следуйте за нами

Обзор практики в сфере интеллектуальной собственности за февраль 2020 г.

22.04.2020

Содержание

ФБК Legal подготовила Обзор практики в сфере интеллектуальной собственности за февраль 2020 г.
Содержание:

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ

I. Спор о разумности судебных расходов по спорам о компенсации за незаконное использование товарного знака
Вывод: присуждение судебных расходов в размере, существенно превышающем размер компенсации за незаконное использование товарного знака, нарушает принципы справедливости и баланса интересов сторон.
(Определение ВС РФ от 26 февраля 2020 г. по делу № А40-14914/2018)
Обстоятельства дела
Институт Стволовых Клеток Человека обратился в суд за взысканием с двух ответчиков солидарно компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 млн рублей.
Суд требования Института удовлетворил частично, снизив размер компенсации до 100 тыс. рублей. Таким образом, заявленный истцом размер компенсации суд снизил на 98%.
По завершении дела один из ответчиков обратился в суд для взыскания с истца судебных расходов в размере 392 тыс. рублей, что практически в 4 раза превысило размер удовлетворенных требований.
Судебные акты
Суды первой и апелляционной инстанций посчитали заявленные ответчиком расходы соразмерными и взыскали их с Института в полном объеме.
Суды исходили из того, что требования истца удовлетворены частично и судебные расходы могут быть взысканы пропорционально той части исковых требований, в которых истцу было отказано, особенно с учетом сложности дела и длительности его рассмотрения.
Решение коллегии
Коллегия отменила судебные акты по делу и указала следующее.
Размер судебных расходов всегда должен быть разумным. Определяя размер судебных расходов, подлежащих взысканию, суды должны не абстрактно оценивать дело как сложное и долгое, а соотнести обстоятельства дела с критериями, изложенными в п. 13 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1.
Кроме того, ситуация, при которой лицо, право которого было нарушено, обязано выплатить нарушителю сумму, существенно превышающую размер взысканной с двух ответчиков солидарно компенсации, нарушает принципы справедливости и баланса интересов сторон.
Итог: дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию. 

II. Обязанности суда при утверждении мирового соглашения при неявке сторон
Вывод: суд может утверждать мировое соглашение только после детальной проверки действительности волеизъявления сторон и соблюдения процессуальных норм и разъяснений (особенно при неявке сторон в заседание).
(Определение ВС РФ от 13 февраля 2020 г. по делу № СИП-809/2018)
Обстоятельства дела
Индивидуальный предприниматель обратился в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Калинка» в связи с его неиспользованием ответчиком — АО «Калинка». 
Суд требование заявителя удовлетворил частично, прекратив правовую охрану знака в отношении некоторых классов МКТУ.
Истец обжаловал решение суда по интеллектуальным правам в Президиум. До даты заседания в кассации в суд поступило мировое соглашение, в котором стороны договорились о продаже заявителю прав на товарный знак «Калинка», который принадлежит ответчику. Суд соглашение утвердил, дело прекратил.
Ответчик обратился с жалобой в ВС РФ, утверждая, что мировое соглашение он не подписывал и не соглашался отчуждать свой товарный знак.
Судебные акты
Президиум Суда по интеллектуальным правам посчитал, что полномочия сторон мирового соглашения подтверждены, мировое соглашение закону и правам третьих лиц не противоречит, поэтому производство по делу прекращается утверждением мирового соглашения.
Решение коллегии
Коллегия отменила постановление Президиума СИП, указав, что при утверждении мирового соглашения суду, помимо проверки содержания такого соглашения, необходимо:
  • получить оригиналы мирового соглашения с оригинальными подписями сторон в трех экземплярах, один из которых необходимо приобщить к делу;
  • проверить, что проект мирового соглашения, направленный через систему «Мой арбитр», подан в виде электронного документа, подписанного УК ЭП обеих сторон или в виде электронного образа, подписанного простой ЭП одной из сторон;
  • проверить, что проект мирового соглашения получили третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, 
  • если вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается при неявке сторон, суд должен особенно детально проверить мировое соглашение.
Итог: дело направлено на новое рассмотрение в Президиум Суда по интеллектуальным правам.

Большой обзор: дело о недобросовестной конкуренции
Вывод: Для признания действий ответчика актом недобросовестной конкуренции достаточно доказать, что такие действия противоречат статье 10.bis Парижской конвенции.
(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2020 г. по делу № СИП-754/2018)
Обстоятельства дела
Предприниматель Контантинс Ведерниковс в 2005 году создал телепрограмму «Мультимания» на территории Латвии, а с 2006 года начал распространять программу на территории России с привлечением третьих лиц, в том числе ООО «Киномания ТВ», через одну из контролируемых компаний. ООО «Киномания ТВ» в свою очередь уже в 2006 году зарегистрировало право на словесный товарный знак «Мультимания» в отношении услуг телевещания.
В 2017 году Ведерниковс узнал о предъявлении «Киномания ТВ» претензий компаниям, которые распространяют на территории России телепрограмму в интересах предпринимателя (см. схему 1). 
Являясь правообладателем телепрограммы, Ведерниковс обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованиями о признании действий ООО «Киномания ТВ» по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением права.
Суд первой инстанции требования истца удовлетворил в части, прекратив производство в отношении требований о злоупотреблении правом.
Ответчик обратился в Президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой. 
С жалобой также обратился участник и поручитель «Киномания ТВ», ссылаясь на то, что судебный акт нарушает его права как участника ответчика, актив которого будет обесценен при удовлетворении иска. 
102.png
Доводы ответчика
  • Истец пропустил срок исковой давности, который нужно отсчитывать с даты регистрации спорного товарного знака (с 2006 года).
  • Истец и ответчик не являются конкурентами, так как истец осуществлял деятельность по созданию программы «Мультимания», а ответчик –— деятельность по вещанию канала.
  • Действия ответчика не являются актами недобросовестной конкуренции.
  • Истец злоупотребляет правом, заявляя несколько исков в отношении спорных товарных знаков.
Позиция Президиума СИП
По жалобе третьего лица
Наличие у третьего лица заинтересованности в предмете спора не наделяет такое лицо правом обжалования судебного акта. Для возникновения у третьих лиц права на обжалование необходимо, чтобы судебные акты были приняты непосредственно о правах и обязанностях таких лиц.
По жалобе ответчика
  • Срок исковой давности в спорной ситуации подлежит исчислению не с момента приобретения исключительного права на товарный знак ответчиком, а с момента проявления умысла, когда стала ясна цель лица, получившего право на товарный знак препятствовать продвижению телепрограммы истца.
  • Перечень действий, которые могут составлять акт недобросовестной конкуренции устанавливается как российским антимонопольным законодательством, так и статьей 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции являются действия, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах (открытый перечень актов недобросовестной конкуренции).
  • Даже если между сторонами отсутствуют конкурентные отношения в соответствии с Законом о защите конкуренции, действия ответчика могут признаваться актом недобросовестной конкуренции на основании положения 10.bis Парижской конвенции.
  • Для признания действий актом недобросовестной конкуренции необходимо учитывать цель осуществления таких действий. Воспрепятствование продвижению продукции истца путем регистрации товарного знака является актом недобросовестной конкуренции.
  • Актом недобросовестной конкуренции могут также рассматриваться действия по повторной регистрации идентичного товарного знака в отношении услуг, тождественных и однородных тем, для которых судом в другом деле была до этого прекращена правовая охрана по заявлению истца.
  • Действия истца по защите права на обозначение, которое реально используется в осуществляемой им деятельности, не могут быть злоупотреблением права.
Итог: решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Статистика Суда по интеллектуальным правам

По видам споров
103.png

По исходу дела
101.png

По судам, в которых были приняты отмененные судебные акты
104.png

Практика Суда по интеллектуальным правам

I. Авторское и смежное право

1. К вопросу о снижении компенсации
Вывод: суд вправе снижать размер компенсации, заявленной правообладателем, только на основании мотивированного заявления ответчика, а не по собственной инициативе.
(Постановление СИП от 3 февраля 2020 г. по делу № А32-16552/2019)
Обстоятельства дела
Доверительный управляющий обратился в суд в защиту прав правообладателя фотографии, размещенной в отсутствие его согласия на интернет-сайте, требуя взыскать компенсацию за использование произведения и опубликовать ссылку на решение суда на сайте ответчика. 
Суд требования истца удовлетворил частично, снизив размер компенсации за нарушение со 100 000 до 10 000 рублей. Доверительный управляющий решение суда оспаривает, считая, что суд снизил размер компенсации необоснованно, с учетом того, что ответчик допустил не одно, а четыре нарушения исключительного права. 
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Снижение размера компенсации возможно, если нарушено право на несколько результатов интеллектуальной деятельности (например, музыка + фонограмма) или если одно действие образует несколько нарушений на один и тот же объект (например, воспроизведение + распространение фотографии).
  • Снижение размера компенсации возможно только по мотивированному заявлению нарушителя, а не по инициативе суда.
  • Если ответчик не возражает против публикации ссылки на решение суда на своем сайте, позиция суда, что такой способ защиты интересов правообладателя является чрезмерным, должна быть мотивирована.
Итог: решения нижестоящих судов отменить в части, дело отправить на новое рассмотрение.

2. Нарушение права на «Ждуна». Снова
Вывод: бремя доказывания несоразмерности компенсации, заявленной в виде двукратной стоимости права использования объекта авторского права, лежит на ответчике, допустившем нарушение.
(Постановление СИП от 5 февраля 2020 г. по делу № А36-1879/2019)
Обстоятельства дела
Исключительный лицензиат изображения «Ждун» компания «Си Ди Лэнд контакт» обратилась в суд к фитнес-центру, разместившему «Ждуна» на своем сайте с требованием о взыскании компенсации в размере 700 000 рублей. Размер компенсации истец определил в виде двукратной стоимости права использования изображения, установленной лицензионным договором. 
Суд требования истца удовлетворил в полном объеме. Ответчик с размером компенсации не согласился, посчитав, что объем правомочий лицензиата, установленный лицензионным договором истца, значительно шире фактических объемов, способов и обстоятельств использования произведения ответчиком. Положения договора не являются относимыми, так как не позволяют определить стоимость однократного использования спорного изображения.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Стоимость права использования объекта для цели взыскания компенсации определяет суд на основании полученных сведений о стоимости права использования за период, соотносимый с датой нарушения.
  • Заявляя о несоразмерности компенсации, ответчик должен представить доказательства, подтверждающие, что в сравнимых обстоятельствах стоимость права использования была бы значительно ниже.
Итог: решения нижестоящих судов оставлены без изменения.
Post scriptum
Суд по интеллектуальным правам 18 февраля 2020 г. рассмотрел еще одно дело по иску «Си Ди Лэнд контракт», в котором лицензиат приобрел у производителя контрафактных игрушек по договору поставки 2000 «Ждунов» на общую сумму 746 000 рублей. Когда товар был поставлен, компания обратилась с требованием к производителю о прекращении нарушения исключительного права и выплате компенсации в размере 908 000 рублей (двукратная стоимость права использования), параллельно выставив закупленные игрушки на продажу. Ответчик заявил о злоупотреблении правом истцом. Рассматривая спор по второму кругу в кассационной инстанции, Суд по интеллектуальным правам заметил, что использование «Ждуна» третьим лицом для выполнения заказа правообладателя само по себе не требует заключения лицензионного договора; нижестоящие суды, делая вывод об отсутствии злоупотребления правом со стороны истца, неправомерно не придали значения избыточному характеру закупки контрафактного товара и действиям по последующей реализации товара через розничную сеть. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

3. Право на архитектурный проект
Вывод: объектом авторского права, подлежащим защите, является не вся документация на строительство, а только та ее часть, в которой выражено архитектурное решение.
(Постановление СИП от 6 февраля 2020 г. по делу № А46-2781/2019)
Обстоятельства дела
Заказчик привлек подрядчика «Союзпроект» для подготовки архитектурного проекта. Готовый проект не прошел государственную экспертизу и был отправлен подрядчику на доработку. Подрядчик документацию не доработал, в связи с чем заказчик поручил подготовку проекта новому подрядчику. Новый проект прошел экспертизу, из заключения по которой «Союзпроект» стало известно о привлечении заказчиком нового подрядчика. Так как «Союзпроект» не передавал право использования архитектурного проекта новому подрядчику, «Союзпроект» обратился в суд за защитой нарушенного права.
Позиции нижестоящих судов
Суд первой инстанции в требованиях истца отказал, посчитав, что архитектурный проект, который не прошел государственную экспертизу, не является объектом авторского права.
Суд апелляционной инстанции решение оставил без изменения, однако указав, что авторское право на архитектурный проект все же подлежит защите вне зависимости от результата государственной экспертизы.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Объектом авторского права является не документация для строительства в целом, а лишь архитектурный проект, то есть часть документации, в которой выражено архитектурное решение.
  • Если архитектурный проект выражен в объективной форме, он является объектом авторского права независимо от результатов государственной экспертизы. Внесение изменений в такой проект (его переработка) допускается только с согласия правообладателя.
  • Момент перехода исключительного права по договору подряда может определяться положениями договора. Если стороны момент перехода права связывают с приемкой результата работ по договору подряда, исключительное право на архитектурный проект переходит заказчику с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, даже если проект впоследствии направлялся на доработку подрядчику.
Итог: решения нижестоящих судов оставлены без изменения.

4. Что учесть при взыскании убытков за нарушение права на объект смежных прав?
Вывод: Заявляя требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды, правообладатель не обязан представлять доказательства совершения активных действий, направленных на получение такой выгоды, достаточно доказательств возможности ее извлечения в случае обращения нарушителя за заключением лицензионного договора. (Постановление СИП от 10 февраля 2020 г. по делу № А40-170883/2018)
Обстоятельства дела
Компания-правообладатель фонограммы песни Blur «Song 2» обратилась в суд с требованиями к компании «Колгейт-Палмолив» и ее подрядчику о взыскании убытков за нарушение права на фонограмму при размещении рекламного ролика Palmolive Men «Цитрусовый заряд» в интернете. Истец убытки определил в виде упущенной выгоды как недополученное вознаграждение от предоставления ответчикам лицензии на спорную фонограмму.
Суды первой и апелляционной инстанций в иске отказали.
Позиции нижестоящих судов
Суд первой инстанции признал факт нарушения исключительных прав истца на фонограмму и посчитал возможным привлечь и компанию, на странице которой был размещен ролик, и подрядчика, который незаконно использовал фонограмму в ролике, в солидарной ответственности. Однако во взыскании убытков суд отказал, посчитав, что истец не доказал обоснованность истребуемых убытков — истец не осуществлял приготовления к предоставлению фонограммы в лицензию ответчикам.
Суд апелляционной инстанции также пришел к выводу, что истец не обосновал размер убытков в форме упущенной выгоды и наличие причинно-следственной связи между действиями ответчиков и убытками истца. Кроме того, суд посчитал, что в спорном ролике использовалась не фонограмма песни группы Blur, а ее кавер-версия, что допускается в силу п. 4 ст. 1274 ГК РФ (свободное использование произведений).
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Обстоятельства свободного использования объекта смежного права подлежат доказыванию ответчиком. Суд не вправе самостоятельно презюмировать законность использования фонограммы ответчиком и изменять бремя доказывания обстоятельств дела. Кроме того, использование нарушителем только части объекта смежного права не свидетельствует об отсутствии нарушения исключительного права вообще.
  • Если возникновение убытков, возмещения которых требует правообладатель, является обычным последствием допущенного ответчиком нарушения исключительного права, наличие причинной связи между нарушением и доказанными убытками предполагается.
  • Для обоснования понесенных убытков правообладатель вправе представить не только доказательства принятия мер для получения упущенной выгоды, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения.
  • Отсутствие приготовлений к предоставлению ответчикам права использования спорной фонограммы не может свидетельствовать о том, что на стороне истца не возникли убытки в виде недополученного дохода, который истец мог бы получить, заключив с ответчиками лицензионный договор.
Итог: судебные акты нижестоящих судов отменить.

5. Наличие права на публикацию произведения в печатном издании не предоставляет автоматически права на доведение произведения до всеобщего сведения в интернете, даже если право на публикацию было представлено безвозмездно
Вывод: наличие у ответчика права на публикацию спорного произведения в журнале само по себе не может указывать на наличие у ответчика также и права на доведение спорного произведения до всеобщего сведения путем размещения в интернете.
(Постановление СИП от 26 февраля 2020 г. по делу № А40-196735/2019)
Обстоятельства дела
Научно-литературное произведение автора опубликовано в периодическом печатном журнале на основании устного договора, так как автор сам безвозмездно передал статью ответчику для публикации в журнале.
На основании лицензионного договора истец является единственным правообладателем (исключительная лицензия) научно-литературных произведений автора, созданных им единолично (без соавторства) на момент заключения договора.
На интернет-странице https://gitr.ru/ использовано произведение автора: произведение находится в открытом доступе, опубликовано его название, имя автора, аннотация, ключевые слова, полный текст произведения в составе электронной копии печатного журнала. Администратор доменного имени «gitr.ru» — ответчик.
Истец обратился с требованием о защите исключительного права на литературное произведение.
Позиция нижестоящих судов
Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении исковых требований, так как автор спорной статьи сам передал ее безвозмездно ответчику для публикации в журнале.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Суд по интеллектуальным правам с позицией нижестоящих судов не согласился.
  • Наличие у ответчика права на публикацию спорного произведения в журнале само по себе не может указывать на наличие у ответчика также и права на доведение спорного произведения до всеобщего сведения путем размещения в интернете.
Итог: решения нижестоящих судов отменены.

6. Взыскание компенсации за нарушение прав на персонажей vs за нарушение прав на изображения
Вывод: если персонажи одного аудиовизуального произведения не обладают достаточными индивидуализирующими характеристиками, не узнаваемы в отрыве от произведения, единовременное нарушение прав на несколько таких персонажей является:
  • одним нарушением исключительных прав на произведение в целом (если заявлены требования о компенсации за нарушение прав на отдельных персонажей) ИЛИ
  • несколькими нарушениями исключительных прав на произведения изобразительного искусства — рисунки с изображением персонажей (если заявлены соответствующие исковые требования), НО
  • не несколькими нарушениями прав на отдельных персонажей.
(Постановление СИП от 28 февраля 2020 г. по делу № А79-12943/2018)
Обстоятельства дела
АО «СТС» обратилось с иском к ИП о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на изображения образов пяти персонажей мультфильма по 10 000 руб. за каждое изображение. Нарушение заключалось в реализации ответчиком контрафактного товара — набора игрушек, созданного на основе образов персонажей анимационного фильма истца «Три кота» (далее — мультфильм).
Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии в данном деле одного факта нарушения исключительного права, а не пяти. Суд апелляционной инстанции эти выводы поддержал.
В кассационной жалобе истец указывал на незаконность выводов судов в связи с наличием в материалах дела договора на разработку изображений образов персонажей мультфильма. Истец полагал, что, поскольку изображения образов персонажей — это отдельные результаты интеллектуальной деятельности, имеет место нарушение ответчиком исключительного права на каждый из персонажей.
Позиции нижестоящих судов
Суд первой инстанции иск удовлетворил частично в связи с тем, что истец не обосновал использование «образа персонажа» в качестве самостоятельного произведения изобразительного искусства, подлежащего правовой охране, а также не доказал наличие оснований для признания спорных персонажей самостоятельным результатом творческого труда, а не частью одного аудиовизуального произведения. Следовательно, по мнению суда, имело место нарушение исключительного права истца на произведение в целом, т.е. было одно нарушение, а не пять.
Суд апелляционной инстанции поддержал решение суда первой инстанции.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
При определении, является ли персонаж самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности, учитывается, обладает ли конкретное действующее лицо произведения достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены ли внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.
  • Правообладатель мог обратиться за защитой нарушенного права на произведения изобразительного искусства — рисунки, а не за защитой прав на персонажей. Вот тогда нарушений было бы пять, а не одно.
  • Незаконное использование нескольких частей одного произведения представляет собой нарушение исключительного права на само аудиовизуальное произведение. 
Итог: решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения.

7. Об отсутствии прямой взаимосвязи между привлечением лица к административной и гражданско-правовой ответственности за одно и то же нарушение исключительных прав
Вывод: привлечение или отказ в привлечении лица к административной ответственности не влияет на возможность привлечения лица к гражданско-правовой ответственности за то же нарушение, так как в рамках гражданского и административного производств подлежат установлению разные факты.
 (Постановление СИП от 28 февраля 2020 г. по делу № А68-6218/2019)
Обстоятельства дела
  • АО обратилось с иском к ООО о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на сообщение телепередач. АО (истец) обладает лицензией, предоставляющей право использования телеканалов в виде их сообщения в эфир через искусственные спутники Земли, а также путем публичного исполнения. Ответчик, не заключив договор на организацию публичного показа телеканалов с истцом, осуществлял их незаконную публичную трансляцию в зале ожидания студии татуировки. По факту совершения правонарушения ответчик был привлечен к административной ответственности, мировой судья вынес соответствующее постановление.
  • Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в связи с недоказанностью факта публичного исполнения телепередач, так как истец не доказал факт взимания ответчиком платы непосредственно за вход в студию татуировки либо включения в стоимость услуг студии услуг спутникового телевидения и тем самым извлечения им прибыли, что является обязательным условием для привлечения к гражданско-правовой ответственности.
  • Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, отметил, что в постановлении мирового судьи установлены только обстоятельства, имеющие значение для установления состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав), но не установлены обстоятельства, имеющие значение для применения ст. 1330 и 1311 ГК РФ, а именно факт наличия платного входа в студию татуировки.
Позиции нижестоящих судов
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований — отсутствовал факт публичного исполнения телепередач.
Суд апелляционной инстанции поддержал решение суда первой инстанции.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Сам по себе отказ в привлечении лица к административной или уголовной ответственности не означает невозможности применения гражданско-правовых мер защиты. Этот же подход может быть применим и в случае, когда лицо привлечено к административной и уголовной ответственности, а в применении гражданско-правовых мер защиты ему отказано.
  • Судебный акт суда общей юрисдикции, вынесенный по делу об административном правонарушении, не имеет преюдициального значения для арбитражного суда, рассматривающего дело, но оценка, данная судом общей юрисдикции обстоятельствам, которые установлены в рассмотренном им деле, принимается во внимание арбитражным судом.
Итог: решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения.

II. Патентное право

8. О нарушении аннулированного права
Вывод: решение Роспатента о признании патента недействительным полностью влечет за собой недействительность патента уже с даты подачи заявки на выдачу такого патента, а не с даты вынесения решения Роспатента. Требования лица, «утратившего» право на промышленный образец уже после выявления факта нарушения, о защите своего права на промышленный образец в таком случае не подлежат защите.
(Постановление СИП от 13 февраля 2020 г. по делу № А40-222484/2018)
Обстоятельства дела
Производитель мебели «Проммебель» обратился с исковым заявлением к обществу «Офис-Интерьер» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец в размере 5 млн руб. Как оказалось, уже после выявления нарушения прав истца ответчиком исключительное право истца на промышленный образец было прекращено решением Роспатента о признании патента на промышленный образец недействительным полностью. 
Позиции нижестоящих судов
Суды первой и апелляционной инстанций, указав, что на момент совершения и выявления правонарушения патент являлся действующим, а соответствующее решение Роспатента было принято после выявления факта нарушения, удовлетворили исковые требования частично, и взыскали с ответчика компенсацию в размере 200 000 рублей. 
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Решение о признании недействительным патента вступает в силу с даты его принятия и влечет за собой прекращение исключительного права на промышленный образец с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому был выдан патент, действия иных лиц по использованию промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным.
  • При разрешении вопроса о нарушении права на промышленный образец судам следует установить, в какой момент у истца возникло исключительное право на спорный промышленный образец, в какой период оно действовало и когда оно фактически прекращено.
  • При рассмотрении дела нижестоящие суды проанализировали вопрос о нарушении права на промышленный образец по существу, устанавливая факт и обстоятельства использования в изделиях ответчика всех существенных признаков спорного промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, не приняв во внимание отсутствие у истца исключительного права на этот промышленный образец.
Итог: судебные акты нижестоящих судов отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

III. Средства индивидуализации

9. Регистратор домена как надлежащий соответчик по доменному спору
Вывод: если сама по себе регистрация спорного доменного имени является актом недобросовестной конкуренции, требования правообладателя о пресечении действий, нарушающих его право, могут заявляться не только к непосредственному нарушителю, но и регистратору домена, который способен аннулировать регистрацию доменного имени. 
(Постановление СИП от 3 февраля 2020 г. по делу № А40-311941/2018)
Обстоятельства дела
Иностранная компания обратилась в суд с требованием к владельцу интернет-сайта (интернет-магазина по продаже БАДов), администратору домена и регистратору доменных имен о прекращении нарушения права на товарные знаки, поскольку на сайте и в доменном имени ответчиков содержались товарные знаки истца. К регистратору были заявлены требования о прекращении делегирования доменного имени ответчику.
Суд апелляционной инстанции признал действия ответчиков — владельцев домена и сайта незаконными и обязал регистратора прекратить делегирование администратору сайта спорного доменного имени.
Регистратор обратился с жалобой в СИП, считая, что требования о нарушении исключительных прав могут заявляться только к администратору доменного имени (к самому нарушителю), а не к регистратору, который не является информационным посредником.
Позиции нижестоящих судов
Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, признав действия одного из ответчиков нарушением, но отказав в удовлетворении требованиях к регистратору.
Апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил и удовлетворил требование истца о прекращении делегирования домена, указал что требование о прекращении делегирования домена является специальным способом защиты нарушенного права и направлено на пресечение нарушения. 
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Само по себе приобретение права на доменное имя, сходное с чужим товарным знаком, может признаваться актом недобросовестной конкуренции. В таком случае именно регистрация домена является нарушением права истца, и суд вправе обязать третьих лиц такую регистрацию аннулировать.
  • Правообладатель вправе заявить требования о пресечении нарушения не только к самому нарушителю, но и к тому лицу, которое может действительно прекратить нарушение (в рассматриваемом случае — к регистратору домена). 
  • При решении вопроса об обязании прекратить делегирование домена наличие или отсутствие у регистратора статуса информационного посредника правового значения не имеет.
Итог: постановление апелляционной инстанции оставлено без изменения.

10. К вопросу о регистрации серии товарных знаков
Вывод: для регистрации одним правообладателем серии товарных знаков необходимо, чтобы такие товарные знаки имели хотя бы незначительные графические различия. Предоставление правовой охраны абсолютно тождественному товарному знаку не допускается, даже если регистрация дублирующего товарного знака осуществляется одним и тем же лицом.
(Постановление СИП от 3 февраля 2020 г. по делу № СИП-427/2019)
Обстоятельства дела
Иностранная компания-правообладатель товарного знака Myramistin попыталась зарегистрировать аналогичное обозначение «MYRAMISTIN», в чем ей было отказано. 
Компании отказано в регистрации товарного знака ввиду его противоречия общественным интересам, отсутствии различительной способности обозначения. Заявитель обратился в суд, полагая, что отказ в государственной регистрации основан на неправильном подходе суда к пониманию «тождественности» товарного знака, что в настоящем деле товарный знак подходит под определение серии товарных знаков.
Вопросы, разрешаемые судом
  • Можно ли понимать обозначения, выполненные разными шрифтами и регистрами букв и по графическому критерию имеющие различия в нескольких элементах, как тождественные?
  • Противоречит ли регистрация товарного знака «MYRAMISTIN» общественным интересам, принципам гуманности и морали?
  • Можно ли считать регистрируемое обозначение «младшим» товарным знаком, входящим в серию «Мирамистин/Myramistin»?
  • Нужно ли учитывать позиции зарубежных патентных ведомств, которые предоставили правовую охрану на территории своих государств спорному знаку?
  • Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Изменение обозначения (регистра, типа шрифта) является незначительным и не влияет на оценку товарного знака потребителями. Поскольку обозначения тождественны по всем элементам (графическому, смысловому и звуковому) обозначения «MYRAMISTIN» и «Myramistin» являются тождественными.
  • Предоставление исключительного права на тождественное обозначение в отношении тех же товаров класса МКТУ противоречит правовой природе исключительного права на товарный знак и общественным интересам (подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).
  • В качестве серии товарных знаков регистрируются обозначения, которые имеют один и тот же доминирующий элемент и незначительные графические различия. Однако тождественные товарные знаки, которые не имеют различий в качестве серии товарных знаков зарегистрированы быть не могут.
  • Согласие зарубежных патентных ведомств зарегистрировать спорное обозначение не имеет правового значения, поскольку вопрос предоставления правовой охраны решается в соответствии с национальным регулированием каждой страны, в которой такая охрана испрашивается. 
Итог: решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

11. Географическое действие наименования места происхождения товара
Вывод: К ответственности за нарушение права на НМПТ может быть привлечен не только производитель контрафактного товара, но и лица, которые приобретают у таких производителей товары и экспортируют их за пределы России. Право на НМПТ строго ограничено свидетельством (в том числе местом происхождения товара), поэтому размещение НМПТ на товар, изготовленный в другом географическом объекте, не допускается. 
(Постановление СИП от 3 февраля 2020 г. по делу № А53-26934/2019)
Обстоятельства дела
Компания-дистрибьютор вывозила на территорию Украины минеральную воду «DR. ESSENT» № 4. При проведении проверки таможня установила, что обозначение, используемое декларантом, сходно до степени смешения с НМПТ «ЕССЕНТУКИ № 4», правом использования которого декларант не обладал. Таможенный орган обратился в суд с заявлением о привлечении дистрибьютера к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование наименования места происхождения товаров. Суд с доводами таможни согласился и привлек дистрибьютора к ответственности.
В кассационной жалобе дистрибьютор ссылался на отсутствие в его действиях состава административного правонарушения, а также на то, что он не подлежит привлечению к ответственности, так как не является производителем контрафактного товара.
Позиция судов
Суды трех инстанций единогласно заняли следующую позицию
  • Размещение обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным НМПТ, на упаковке товара является нарушением права на НМПТ.
  • Нарушителем является любое лицо, занимающееся реализацией товара (а не только производитель контрафакта), поскольку оно осуществляет незаконный ввод товаров в гражданский оборот.
  • Право на НМПТ носит ограниченный характер: если действие свидетельства на НМПТ распространяется на минеральную воду, добытую из одной скважины, нанесение сходного НМПТ на упаковку минеральной воды из другой скважины не допускается.
  • Приобретая товар, дистрибьютор обязан проверять наличие у производителя права на использование НМПТ. Если у дистрибьютора имелась правовая и фактическая возможность препятствовать нарушению, но он не предпринял необходимых для этого действий, ответственность возлагается на него вне зависимости от формы вины. 
Итог: решение первой инстанции оставлено в силе, в удовлетворении кассационной жалобы отказано.

12. К вопросу о сокращенном фирменном наименовании компании на русском и английском языках
Вывод: если у компании уже есть полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное фирменное наименование, вносимое в ЕГРЮЛ, может быть на иностранном языке или содержать иностранные слова.
(Постановление СИП от 6 февраля 2020 г. по делу № А32-6552/2019)
Обстоятельства дела
ООО «Профф-Сталь» обжалует в суд решения ИФНС России и УФНС России об отказе в государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы в части указания сокращенного наименования общества в ЕГРЮЛ с использованием английских и русских символов (ООО «Proff-Сталь»). Суд требования заявителя удовлетворил, обязав ФНС России внести запись о регистрации изменений.
ФНС России обратилась в кассацию, полагая, что регистрация сокращенного наименования общества на иностранном языке и внесение такой записи в ЕГРЮЛ противоречат действующему законодательству.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Если у заявителя есть полное фирменное наименование на русском языке, то регистрация сокращенного фирменного наименования с использованием русского и английского языков не противоречит действующему законодательству (п. 3 ст. 1472 ГК РФ).
  • Если заявитель до обращения в суд обжаловал решение налоговой в вышестоящий налоговый орган, в суде он вправе обжаловать одновременно оба решения (как налоговой инспекции, так и управления), если в решении вышестоящего налогового органа приводятся новые (дополнительные) основания для отказа в удовлетворении заявления.
  • Итог: судебные акты нижестоящих судов оставлены без изменения 

13. О признаках злоупотребления правом при регистрации товарного знака
Вывод: оценивая факт злоупотребления правом при регистрации товарного знака, суд принимает во внимание действия правообладателя как на момент регистрации товарного знака, так и после (например, знал ли правообладатель товарного знака о существовании сходного коммерческого обозначения, каким образом товарный знак использовался правообладателем после его регистрации).
(Постановление СИП от 7 февраля 2020 г. по делу № СИП-437/2019)
Обстоятельства дела
ИП, которому принадлежит авторское право на изображение и коммерческое обозначение 105.png , оспаривает предоставление правовой охраны изобразительному товарному знаку 106.png на имя ответчика. Действия ответчика предприниматель считает злоупотреблением правом, ведь до даты регистрации товарного знака ответчиком спорное изображение было размещено предпринимателем на принадлежащем ему здании торгового центра.
Позиции Роспатента и нижестоящих судов
Роспатент посчитал, что у заявителя не возникло право на коммерческое обозначение: торговый центр заявителя еще не открыт, кроме того, товарный знак не может ввести потребителей в заблуждение. Оценку довода заявителя о злоупотреблении правом или о принадлежности заявителю авторских прав Роспатент не проводил.
Суд первой инстанции усмотрел в действиях правообладателя товарного знака злоупотребление правом и отменил решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против правовой охраны товарного знака.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • При оценке наличия злоупотребления правом суд оценивает, как действия ответчика на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, так и последующие действия по использованию товарного знака.
  • С учетом активных действий ИП по размещению своего обозначения в соцсетях, на выставочном стенде, форуме, на сайте ответчик скорее всего был осведомлен об использовании такого обозначения предпринимателем до даты подачи заявки.
  • Злоупотребление правом подтверждают действия правообладателя по предложению зарегистрированного товарного знака к продаже, а также по приобретению на свое имя нескольких десятков разных товарных знаков.
  • Злоупотребление правом подтверждает направление правообладателем товарного знака претензии предпринимателю спустя два месяца после регистрации товарного знака, а также последующее обращение в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак.
  • Действия по предоставлению лицензии на товарный знак правообладателем только после даты обращения предпринимателя в Роспатент и суд показывают фиктивность использования товарного знака.
  • О злоупотреблении правом может свидетельствовать неиспользование обозначения правообладателем и до регистрации товарного знака.
Итог: решения нижестоящих судов оставлены без изменения.

14. Как возразить против иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования?
(Постановление СИП от 10 февраля 2020 г. по делу № СИП-422/2019)
Обстоятельства дела
Компания обратилась в суд с иском к А.В. Ибатуллину о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Светофор» вследствие его неиспользования. Ответчик в обоснование факта использования товарного знака для индивидуализации услуги 43-го класса МКТУ «аренда переносных сооружений» привел договор аренды передвижного киоска, а также фотографию киоска с обозначением «Светофор».
Суд первой инстанции отказал в иске компании, посчитав доказанным использование спорного товарного знака ответчиком.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
Правообладателю для сохранения за ним правовой охраны товарного знака необходимо доказать фактическое (не мнимое) его использование. Договор аренды, акт приема-передачи объекта аренды, платежные поручения, подтверждающие исполнение договора в течение полугода, письма арендодателя, фотография передвижного киоска — объекта аренды, публикация в газете, видеозапись объекта подтверждают фактическое использование объекта аренды правообладателем, достаточное для сохранения правовой охраны товарного знака.
Итог: решения суда первой инстанции оставлено без изменения.

15. Спор с бывшим лицензиатом
Вывод: если лицензиат после окончания срока лицензионного договора продолжает размещение товарного знака на интернет-сайте, он должен доказать, что товар на изображении был произведен до окончания срока действия лицензионного договора.
(Постановление СИП от 11 февраля 2020 г. по делу № А40-62448/2019)
Обстоятельства дела
Индивидуальный предприниматель обратился с иском к Самарскому метрополитену и обществу «Система Мультипасс» (электронная платформа оплаты городских услуг) о солидарном взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак 107.png. В 2016 году предприниматель заключил лицензионный договор с Самарским метрополитеном о предоставлении права размещения товарного знака на транспортных картах различного вида общественного транспорта. После того, как срок действия договора истек, предприниматель через нотариуса зафиксировал факт нахождения своего товарного знака на изображении своей транспортной карты на странице личного кабинета и обратился в суд с иском.
Позиции нижестоящих судов
Суд первой инстанции в иске отказал, посчитав, что истец не представил доказательства нарушения его исключительных прав ответчиком.
Суд апелляционной инстанции указал:
  • транспортные карты с графическим изображением товарного знака были введены в гражданский оборот с согласия правообладателя, а представленные истцом доказательства не подтверждают, что транспортная карта изготовлена после истечения срока действия лицензионного договора;
  • в действиях истца содержались признаки злоупотребления правом, поскольку истец, заведомо зная, что принадлежащий ему товарный знак будет использоваться на транспортных картах, имеющих продолжительный период использования, ни в лицензионном договоре, ни иным общедоступным способом не обозначил период, до окончания которого введенные в гражданский оборот транспортные карты с изображением товарного знака могут быть фактически использованы.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Бремя доказывания правомерности использования товарного знака после прекращения действия лицензионного договора лежит на ответчике (бывшем лицензиате). Следовательно, именно ответчик, а не истец должен доказывать факт выпуска спорной транспортной карты до истечения действия срока лицензионного договора.
  • Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом суд должен был установить, что умысел этого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). Такое злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер для суда, поэтому сам факт невключения в лицензионный договор условия о периоде, до окончания которого введенные в гражданский оборот с согласия истца транспортные карты могут быть фактически использованы ответчиком, не может подтверждать злоупотребление правом.
Итог: судебные акты нижестоящих судов отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

16. К вопросу об использовании слов, производных от «Россия», в фирменном наименовании
Вывод: включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, допускается без разрешения, если будет установлено, что у потребителя возникает ассоциация с головной компанией, а не с Российской Федерацией.
(Постановление СИП от 14 февраля 2020 г. по делу № А32-17152/2019)
Обстоятельства дела
ФНС России обратилась в суд с иском к ПАО «НК "Роснефть" — Кубаньнефтепродукт» о приведении его наименования в соответствие со ст. 1473 ГК РФ и исключении из фирменного наименования словесного элемента «РОС». 
Позиция ФНС России
  • Словесный элемент «РОС» ассоциируется со словом «Россия», что вводит потребителя в заблуждение об участии государства в деятельности организации, либо об особой значимости организации для государственных интересов.
  • Из статьи 1473 ГК РФ не следует, что дочерние организации (не филиалы и не представительства) компаний, которые получили разрешение на использование в своем наименовании словесных элементов, производных от слова «Российская», также обладают правом использовать этот словесный элемент в своем фирменном наименовании.
  • Другие дочерние организации компании «Роснефть» используют в наименовании словесный элемент «РН», что соответствует действующему законодательству.
  • В момент внесения изменений в учредительные документы (27 февраля 2008 г.) ответчик должен был привести свое фирменное наименование в соответствие с требованием ст. 1473 ГК РФ.
Позиции нижестоящих судов
Суд первой инстанции отказал в иске, указав, что:
  • включение в фирменное наименование ответчика слов «НК Роснефть» указывает на его принадлежность к компании «Роснефть», не вызывая у потребителей ассоциации с непосредственным участием государства в деятельности компании;
  • требование налогового органа приведет к нарушению права как дочерней компании, так и компании «Роснефть» путем снижения той неразрывной связи, которая способствует продвижению общего бренда на потребительском рынке;
  • в рассматриваемом случае в качестве обозначения, особо выделяемого потребителем при упоминании фирменного наименования ответчика, выступает не сокращение «РОС», а целое слово «Роснефть», которое является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности (средством индивидуализации) и вызывает у потребителей стойкую ассоциацию с принадлежностью ответчика к группе ПАО «НК «Роснефть».
Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • В рассматриваемом случае потребители ответчика не вводятся в заблуждение относительно его деятельности, поскольку вызываемые ассоциации, связанные с принадлежностью ответчика к компании «Роснефть», созданной с государственным участием и обладающей разрешением на использование словесного элемента «Рос» в фирменном наименовании, не являются ложными.
  • Ответчик является юридическим лицом, подконтрольным компании «Роснефть», и, следовательно, его фирменное наименование связанно с деятельностью компании «Роснефть».
  • Сама компания «Роснефть», привлеченная к участию в деле в качестве третьего лица, указывает на отсутствие нарушения прав и интересов государства.
Итог: судебные акты нижестоящих судов оставлены без изменения.

17. Спор о «Planet KVN»
Вывод: наличие литературного произведения, название которого сходно до степени смешения с товарным знаком, само по себе не является основанием для прекращения правовой охраны товарного знака. Для удовлетворения возражения необходимо доказать широкую известность такого литературного произведения.
(Постановление СИП от 20 февраля 2020 г. по делу № СИП-312/2019)
Обстоятельства дела
Телевизионное творческое объединение «Амик» зарегистрировало товарный знак 108.png в отношении широкого перечня товаров. Компания-заявитель обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивировав свое возражение наличием авторского права на книгу и сценарии игры под названием «КВН», которые сами по себе являются результатом творческого труда авторов. Ни авторы литературных произведений, ни действующие правообладатели этих произведений согласие на регистрацию спорного товарного знака не давали.
Позиции Роспатента и нижестоящих судов
Роспатент посчитал, что между названием книги «Клуб веселых и находчивых», названием сценариев «КВН-61», «КВН-62», «КВН-62», аббревиатурой «КВН» и товарным знаком ТТО «Амик» отсутствует тождество, а известность на территории РФ сценария игры «КВН» заявителем не доказана. В СССР и РФ широкую известность приобрела именно телепрограмма «КВН», правами на которую заявители не обладают. Само по себе обозначение «КВН» не является результатом творческого труда, а представляет собой аббревиатуру.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Для цели применения подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ понятие «известное произведение» не тождественно понятию «опубликованное произведение», поэтому факт публикации произведений не доказывает широкую осведомленность потребителей о них, если не представлены доказательства распространения экземпляров таких произведений.
  • В отсутствие доказательств использования литературных произведений при создании телепередачи «КВН» выход в эфир такой передачи не подтверждает широкую известность сценария.
  • В российском законодательстве отсутствует легальное определение понятия «известность произведения», поэтому при определении известности нужно исходить из ассоциативных связей, возникающих у конечных потребителей товаров, маркированных спорным обозначением.
  • Доказательством наличия у потребителей ассоциативной связи между литературным произведением и обозначением «КВН» может служить социологический опрос. Представленный суду соцопрос показал, что большинство опрошенных не знают о существовании спорного литературного произведения.
Итог: решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

18. Фактический пользователь сайта несет ответственность за нарушение исключительных прав наравне с администратором
Вывод: фактический пользователь сайта, не являющийся его администратором или владельцем, может быть привлечен к ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак, если товарный знак использован в доменном имени без согласия правообладателя и используется для рекламы услуг нарушителя.
(Постановление СИП от 28 февраля 2020 г. по делу № А57-7075/2019)
Обстоятельства дела
  • ООО «Волгатур» обратилось с требованием к ООО «ВолгаТур» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.
  • Нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак было зафиксировано на сайте volgatur.ru. Ответчик использовал товарный знак истца в рекламных целях для продвижения туристических услуг потребителю.
  • Суд первой инстанции установил факт нарушения, но снизил размер компенсации, исходя из принципа справедливости и с учетом отсутствия доказательств возможного причинения убытков истцу. Суд апелляционной инстанции такую позицию поддержал.
  • Среди доводов, которыми ответчик обосновывает кассационную жалобу, — указание на то, что он не является владельцем или администратором сайта, на котором было зафиксировано нарушение.
Позиции нижестоящих судов
Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично — доказаны факты принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки и нарушения ответчиком этих прав, установлен факт сходства до степени смешения средств индивидуализации истца и ответчика, поскольку оба содержат в основе слово «Волгатур». Суд апелляционной инстанции поддержал решение суда первой инстанции.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
Лицо, использующее чужой товарный знак в рекламных целях для продвижения туристических услуг для третьих лиц на определенном сайте, является фактическим пользователем этого интернет-сайта. Фактический пользователь такого интернет-сайта несет ответственность наравне с администратором доменного имени.
Итог: решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.

19. О полном запрете на использование букв иностранного алфавита в фирменном и сокращенном фирменном наименованиях общества без русской транскрипции
Вывод: в фирменном и сокращенном фирменном наименованиях не допускается использование иностранных букв без русской транскрипции.
(Постановление СИП от 27 февраля 2020 г. по делу № А57-14803/2019)
Обстоятельства дела
  • Налоговый орган, усмотрев наличие в полном и сокращенном фирменном наименовании общества буквы иностранного алфавита «Di» без русской транскрипции, направил на основании положений ст. 1473 ГК РФ обществу предписание, которым потребовал предоставить информацию об изменении наименования юридического лица для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Общество требование не исполнило.
  • В связи с этим налоговый орган обратился в суд с требованием изменить полное и сокращенное фирменное наименование общества.
Позиция нижестоящих судов
Суды нижестоящих инстанций, удовлетворяя требование, исходили из доказанности факта использования обществом в своем фирменном наименовании букв иностранного алфавита «Di» без русской транскрипции.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • Фирменное наименование общества на русском языке и на языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму общества.
  • Суды пришли к обоснованному выводу, что наименование общества (в отсутствие русской транскрипции букв иностранного алфавита «Di») не соответствует требованиям п. 4 ст. 1473 ГК РФ, а требования налогового органа подлежат удовлетворению.
Итог: решения нижестоящих судов оставлены без изменения.

20. Применение эстоппеля в спорах о нарушении исключительных прав
Вывод: если лицо указывает, что смысловое значение товарного знака не может быть определено, является фантазийным и будет зависеть от вызываемых при его прочтении ассоциаций у потребителя, то тем самым оно признает наличие различительной способности товарного знака.
Выстраивание дальнейшей аргументации посредством утверждения отсутствия различительной способности у товарного знака является недопустимым, так как противоречит принципу эстоппель.
(Постановление СИП от 25 февраля 2020 г. по делу № СИП-290/2019)
Обстоятельства дела
Истец обратился в Роспатент с заявлением о регистрации товарного знака, однако Роспатент в регистрации товарного знака отказал из-за наличия другого сходного, ранее зарегистрированного товарного знака.
В ответном письме Роспатенту истец указал, что смысловое значение сходного противопоставленного товарного знака не может быть определено, является фантазийным и будет зависеть от вызываемых при его прочтении ассоциаций у потребителя. 
Истец подал возражение в Роспатент против предоставления правовой охраны этому противопоставленному товарному знаку на том основании, что спорный товарный знак не обладает отличительными признаками, достаточными для индивидуализации товаров и услуг, но Роспатент в удовлетворении возражения истца отказал. 
Истец обратился в суд с требованием о признании недействительным решения Роспатента.
Позиция нижестоящих судов
Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении исковых требований.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
  • В ответ на уведомление Роспатента о предварительном отказе в регистрации словесного обозначения в качестве товарного знака ввиду сходства этого обозначения до степени смешения, в том числе со спорным товарным знаком, истец направил письмо, в котором отмечал, что смысловое значение противопоставленного товарного знака не может быть определено, является фантазийным и будет зависеть от вызываемых при его прочтении ассоциаций у потребителя.
  • Из указанного письма следует, что истец признавал наличие различительной способности у спорного товарного знака, однако в дальнейшем занял противоположную позицию (об отсутствии различительной способности), которую положил в основу своего требования о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
  • Данное противоречивое поведение истца правомерно истолковано судом первой инстанции как недобросовестное, нарушающее требования ст. 10 ГК РФ и не соответствующее принципу эстоппель.
Итог: решения нижестоящих судов оставлены без изменения.

IV. Коротко о…
  • В Постановлении от 5 февраля 2020 г. по делу № А47-2384/2019 Суд по интеллектуальным правам отметил, что при рассмотрении требований о взыскании с нарушителя компенсации в двукратном размере стоимости права использования РИД суд не вправе ни изменять способ определения компенсации (например, определять размер компенсации в диапазоне от 10 тысяч до 5 млн рублей), ни снижать заявленный истцом размер компенсации. Если истец не сможет обосновать стоимость права использования спорным объектом, с которой он связывает размер компенсации, суд должен отказать в удовлетворении требований истца в полном объеме.
  • В Постановлении от 27 февраля 2020 г. по делу № А40-180401/2017 Суд по интеллектуальным правам сделал вывод, что для привлечения информационного посредника к ответственности за нарушение исключительных прав в связи с неисполнением требования об ограничении доступа к ресурсам в интернете необходимо доказать, что:
- вопреки требованиям доступ к ресурсам, действительно, не ограничен;
- доступ не ограничен именно в результате действий / бездействий под контролем ответчика, а не в результате действия сторонних программ, с помощью которых пользователь получает доступ к ресурсу в обход примененного информационным посредником ограничения.
Нотариальный протокол осмотра сайтов может подтверждать причины обеспечения доступа к спорным сайтам в результате действий конкретных лиц только в случае, если он содержит перечисление всех программ для ЭВМ, установленных на компьютере нотариуса. В отсутствие такой информации в протоколе учитываются также пояснения нотариуса, данные в рамках судебного заседания.
  • В Постановлении от 2 февраля 2020 г. по делу № А60-2997/2019 Суд по интеллектуальным правам проанализировал доказательства, подтверждающие факт неправомерного использования ответчиком спорного произведения (фотографии). Так, в дело были представлены письменные доказательства: видеозапись посещения URL-адресов, где была обнаружена фотография, а также процедура производства скриншотов, распечатка окна браузера. Суд указал, что по смыслу ст. 75 АПК РФ такие доказательства содержат необходимые данные, а удостоверение доказательств нотариусом является правом стороны процесса, а не ее обязанностью и не лишают доказательства их доказательственной силы.

Практика Палаты по патентным спорам

I. Споры о сходстве товарных знаков

Товарные знаки не сходны

Пример. Решение от 28 февраля 2020 г. по заявке № 2017732894 
ООО «Балтийские узоры» (Калининград) зарегистрировало товарный знак № 796214 в 18, 25 и 35 классах МКТУ: 
 109.png
Азамат Валерьянович Ибатуллин 25 июня 2019 г. приобрел у И.С. Перлыгиной товарный знак № 667880 (35 класс МКТУ):

110.png
 
А.В. Ибатуллин подал возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 796214.
Позиция заявителя
  • Товарные знаки являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Jantar»/«Янтарь».
  • Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными.
  • Семантическое и фонетическое тождество сравниваемых знаков компенсирует возможно низкую степень однородности сравниваемых товаров и услуг.
Решение Палаты
  • Противопоставляемый товарный знак имеет оригинальную художественную переработку, которая воспринимается как оригинальное изобразительное обозначение, поэтому решающее значение имеет визуальный фактор сходства. 
  • Знаки не являются сходными, поскольку производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что сравниваемые знаки существенно различаются композиционным построением, а также наличием в противопоставленном товарном знаке различных изобразительных элементов.
  • Знаки не является семантически сходными, поскольку «Jantar» переводится с португальского языка как «ужин».
  • При установленном несходстве знаков вывод об однородности услуг не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте. 
Итог: в удовлетворении возражения отказано.
Палата также не увидела сходства следующих товарных знаков:

111.png


[1] https://www.fips.ru/pps/28_02_20/2019%D0%9201819.pdf

[2] https://www.fips.ru/pps/28_02_20/2019%D0%9202714.pdf

[3] https://www.fips.ru/pps/18_02_20/2019%D0%9201798.pdf

[4] https://www.fips.ru/pps/18_02_20/2019%D0%9201727.pdf

[5] https://www.fips.ru/pps/20_02_20/2019%D0%9201988.pdf

[6] https://www.fips.ru/pps/28_02_20/2019%D0%9203082.pdf

[7] https://www.fips.ru/pps/18_02_20/2019%D0%9202238.pdf


Товарные знаки сходны

Пример. Решение от 10 февраля 2020 г. по заявке № 2018705592 
«Монстр Энерджи Компани» (штат Делавэр) обратилось в Роспатент для регистрации товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ (безалкогольные напитки):

120.png
 
Роспатент отказал в регистрации, сославшись на наличие сходного до степени смешения с серией товарных знаков № 555746, № 547193 и иные, принадлежащих Е.Ф. Клинецкому:

121.png
 
Позиция заявителя
  • Компания «Монстр Энерджи Компани» была основана в 1935 году и является всемирно известным производителем безалкогольных энергетиков.
  • В России заявителю принадлежат товарные знаки «MONSTER ASSAULT», «ASSAULT» и «BLACK MONSTER ASSAULT».
  • Всего в мире заявителю принадлежат 767 товарных знаков, содержащих словесный элемент «MONSTER».
  • Продукция господина Клинецкого под товарными знаками «MONSTER»/«MONSTER ENERGY» отсутствует на российском рынке, следовательно, потребители ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем заявителя.
Решение Палаты
  • Товарные знаки являются сходными, несмотря на некоторые различия.
  • Товарный знак г-на Клинецкого уже был предметом разбирательства в СИП (дело № СИП-474/2016), в рамках которого суд установил, что наиболее значимым и различительным является словесный элемент «Monster».
  • В России товарный знак «Monster» принадлежит г-ну Клинецкому.
Итог: отказать в удовлетворении заявления. Отказ в регистрации признан законным.
Палата также посчитала сходными до степени смешения товарные знаки:
 
112.png

[8] https://www.fips.ru/pps/10_02_20/2019%D0%9202468.pdf

[9] https://www.fips.ru/pps/10_02_20/2019%D0%9202772.pdf

[10] https://www.fips.ru/pps/28_02_20/2019%D0%9202976.pdf

[11] https://www.fips.ru/pps/18_02_20/2019%D0%9201799.pdf

[12] https://www.fips.ru/pps/10_02_20/2019%D0%9202887.pdf

[13] https://www.fips.ru/pps/18_02_20/2019%D0%9202239.pdf

[14] https://www.fips.ru/pps/10_02_20/2019%D0%9202820.pdf

[15] https://www.fips.ru/pps/20_02_20/2019%D0%9202566.pdf


Товарные знаки сходны, но могут быть зарегистрированы несколькими правообладателями
Пример. Решение от 18 февраля 2020 г. по заявке № 2018722603 
АО «Красногорсклексредства» обратилось в Роспатент для регистрации товарного знака «МАМИНА СКАЗКА». 
Заявителю было отказано в регистрации товарного знака по 30 классу МКТУ (заменители кофе, чаи, чайные напитки, настои лекарственные, фиточаи, травяные настои и проч.).
Отказ в регистрации был мотивирован наличием сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных также в 30 классе:
  • «МАМИНЫ СКАЗКИ» (товарный знак № 728580, в отношении риса, муки, меда, сахара, блинов, макарон, зерновых и проч.);
  • «МАМИНА СКАЗКА» (товарный знак № 721020, в отношении хлебобулочных изделий).
Палата пришла к выводу, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
Итог: Палата признала возражение обоснованным, зарегистрировала товарный знак.
Палата также допустила одновременное существование следующих товарных знаков:

113.png

[16] https://www.fips.ru/pps/18_02_20/2019%D0%9202595.pdf

[17] https://www.fips.ru/pps/04_02_20/2019%D0%9200677.pdf

[18] https://www.fips.ru/pps/18_02_20/2019%D0%9202675.pdf

[19] https://www.fips.ru/pps/18_02_20/2019%D0%9201796.pdf

[20] https://www.fips.ru/pps/18_02_20/2019%D0%9202924.pdf


II. Споры о различительной способности товарных знаков

Товарные знаки обладают различительной способностью
Пример. Решение от 20 февраля 2020 г. по заявке № 2005732795 

136.png

Компания «Макдональдс Корпорейшн» (штат Делавэр) 19 декабря 2005 г. зарегистрировала товарный знак № 324365 «БИК МАК» в отношении товаров 30 класса.
ООО «Бургер Рус» обратилось с возражениями против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.
Позиции сторон
137.png
  • «Биг мак» уже вошел во всеобщее употребление для обозначения бургера с двумя котлетами на тройной булочке.
  • Среди рядовых потребителей «Биг мак» используется как общепринятый термин при заказе подобного блюда, в том числе в ресторанах сети «Бургер Кинг».
  • Товарный знак зарегистрирован по 30 классу МКТУ, однако не используется для сендвичей.
  • EUIPO (ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза) лишило McDonald’s права на товарный знак Big Mac.
  • 138.png
  • «Бургер Кинг» не обосновало заинтересованность в товарном знаке.
  • Не представлено доказательств, что «Бик Мак» вошел во всеобщее употребление.
  • «Бик Мак» был придуман Джимом Деллигатти, одним из первых франчайзи из Питтсбурга.
  • Ссылка на решение EUIPO не имеет правового значения.
Итог: Палата решила оставить «БИК МАК» за McDonald’s.
Палата также посчитала имеющими различительную способность следующие товарные знаки:

114.png


[21] https://www.fips.ru/pps/20 c_02_20/2019%D0%9202463.pdf

[22] https://www.fips.ru/pps/28_02_20/2019%D0%9201786.pdf

[23] https://www.fips.ru/pps/28_02_20/2019%D0%9203076.pdf

[24] https://www.fips.ru/pps/28_02_20/2019%D0%9203075.pdf

[25] https://www.fips.ru/pps/28_02_20/2019%D0%9203077.pdf

[26] https://www.fips.ru/pps/10_02_20/2019%D0%9202892.pdf

[27] https://www.fips.ru/pps/17_02_20/2019%D0%9202467.pdf

[28] https://www.fips.ru/pps/18_02_20/2019%D0%9202282.pdf

[29] https://www.fips.ru/pps/20_02_20/2019%D0%9202428.pdf

[30] https://www.fips.ru/pps/20_02_20/2019%D0%9202923.pdf


Товарные знаки не обладают различительной способностью
Пример. Решение Роспатента от 20 февраля 2020 г. по заявке № 2017756585 
Tristate Trinovation IP S.a.r.l. (собственник сети магазинов C.P. Company) обратился в Роспатент для регистрации товарного знака 
147.png 
Роспатент отказал в регистрации товарного знака, поскольку не усмотрел различительной способности заявленного обозначения.
Позиция заявителя
  • Сеть магазинов CP Company известна во всем мире.
  • Товарные знаки с элементом «C.P. COMPANY» зарегистрированы во многих странах мира, в некоторых правовая охрана действует с 1980-х годов.
  • В России магазины работают с 2011 года; одежда магазина продается во всех маркетплейсах и оффлайновых магазинах страны.
  • В 2015 году сменился собственник бренда, в том числе были приобретены права на товарный знак, в связи с этим часть подтверждающих введение в гражданский оборот документов представлена в отношении прошлого собственника.
Решение Палаты
  • Согласно данным интернета бренд сети магазинов выглядит иначе:
  • 148.png
  • В представленных товарораспределительных документах отсутствует отметка таможенной службы, которая подтверждала бы факт законного ввоза в РФ.
  • В представленных документах о рекламе отсутствует информация о правообладателе продукции.
  • Таким образом, нет достаточного подтверждения приобретения различительной способности у заявленного обозначения.
Итог: Палата решила отказать в регистрации товарного знака.
Палата также не увидела различительной способности следующие товарные знаки:

115.png

[31] https://www.fips.ru/pps/20_02_20/2019%D0%9201537.pdf

[32] https://www.fips.ru/pps/07_02_20/2019%D0%9202784.pdf

[33] https://www.fips.ru/pps/10_02_20/2019%D0%9202764.pdf

[34] https://www.fips.ru/pps/10_02_20/2019%D0%9201840.pdf

[35] https://www.fips.ru/pps/10_02_20/2019%D0%9201645.pdf

[36] https://www.fips.ru/pps/19_02_20/2019%D0%9202178.pdf

[37] https://www.fips.ru/pps/20_02_20/2019%D0%9202997.pdf

[38] https://www.fips.ru/pps/28_02_20/2019%D0%9202921.pdf

[39] https://www.fips.ru/pps/28_02_20/2019%D0%9202560.pdf

[40] https://www.fips.ru/pps/28_02_20/2019%D0%9202995.pdf


Над выпуском работали:

Алена Ермоленко | Руководитель практики | ErmolenkoAA@fbk.ru
Александра Сусарова | Ведущий юрисконсульт | SusarovaA@fbk.ru
Дарья Терещенко | Старший юрисконсульт | TereshchenkoD@fbk.ru
Рустам Насыров | Юрисконсульт | Rustam.Nasyrov@fbk.ru
Артур Халиков | Юрисконсульт | Artur.Khalikov@fbk.ru

Если вы хотите оформить рассылку новостей судебной практики по электронной почте, пожалуйста, напишите нам на указанные адреса.

Больше дел в нашем телеграм-канале https://t.me/supremecourtpractice
Дата
Отправить заявку
E-mail*
ФИО
Контактная информация (телефон, Skype, другие способы связи)
Вопрос*

* - Поля отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения
О статусе Вашей заявки можно узнать, позвонив по телефону
+7 495 737-53-53, добавочный 5100